Файл: Лекционный курс оценка, охрана и управление интеллектуальной собственностью.pdf

186
Преамбула обычно содержит определение возможностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в договорные отношения. Преамбула предворяет существенные положения договора и сама к таковым не относится. Поскольку протокол о намерениях не содержит конкретных обязательств сторон, преамбулу к нему можно назвать преамбулой в квадрате. Четкое определение в преамбуле возможностей и целей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (см., например ст.431 ГК)
13.3.2. Договор о конфиденциальности
Важнейшим моментом, предшествующим заключению лицензионного договора, является ознакомление предполагаемого партнера с объектом возможной лицензии. Здесь особенно легко допустить ошибки, которые негативно отразятся на решении о закупке лицензии. Эти просчеты состоят в преждевременном разглашении сведений об объекте лицензирования во время демонстрации образцов ОИС партнеру, на конференциях, на выставках , в печати, в процессе предварительных переговоров.
Для предотвращения подобных ситуаций необходимо тщательно продумать каковы должны быть допустимые объем и форма передаваемой предварительно информации, чтобы сущность изобретения , ноу-хау и т.д. не была бы раскрыта.
При ведении переговоров по поводу заключения лицензионного соглашения наступает момент, когда необходим обмен информацией, считающейся коммерческой тайной. Подобному обмену, еще до демонстрации лицензируемого объекта интеллектуальной собственности, должно предшествовать заключение договора о
конфиденциальности передаваемой информации об объекте лицензирования. Этот договор предполагает передачу определенной в договоре информации и включает
обязательства сторон по сохранению ее в тайне.
Аналогично соглашением о конфиденциальности ноу-хау защищается передаваемая коммерческая информация, коммерческие секреты в виде данных о финансировании, направлениях НИОКР, объемы капиталовложений фирм, о производственных мощностях, технологиях, используемых материалах, поставщиках, себестоимости производства, чертежи, формулы и т.п.
При передаче потенциальному лицензиару опытных образцов для анализа свойств и качеств ОИС с целью исследования рынков сбыта, необходимо заключить специальное
соглашение об использовании опытных образцов, регулирующее объем использования этих образцов и правоотношения сторон.
Возможно объединение перечисленных договоров.

187
В договорах о конфиденциальности указывается:
1.
Объем передаваемой информации: сущность изобретения, конкретные коммерческие секреты.
2.
Обязанность получающей информацию стороны поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем своим сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передаются. При этом необходимо предварительно связывать этих сотрудников обязательством неразглашения. Если предполагается копирование информации, договор зачастую предусматривает обязательство снабжать все копии соответствующим грифом.
3.
Рекомендуется включать в договор о конфиденциальности недвусмысленную запись об отсутствии прав получателя информации на какое-либо ее использование, помимо предусмотренного договором.
4.
Договор может включать взаимную передачу информации, представляющей коммерческую тайну сторон, и тогда соответствующие обязательства будут обоюдными.
5.
Договор о конфиденциальности часто предусматривает передачу информации (в том числе заключенной в образах продукции, приборах, базе данных, программе) на определенных срок. В этом случае предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически неоправдан.
6.
Может устанавливаться, что обязательства конфиденциальности сохраняются и после истечения оговоренного срока. В то же время несправедливо требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. Поэтому в договор включают положение о прекращении обязательств конфиденциальности в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем, ставшей общеизвестной в результате его действий или из независимых источников.
Образец договора о конфиденциальности приведен в Приложении 13.1 к данному разделу.
Практика показывает, что некоторые партнеры пытаются получить информацию без последующего заключения лицензионного соглашения. Используются разные способы. a) Уклонение в ходе переговоров заключения договора о конфиденциальности. b) Попытки получить информацию от сотрудников компании при личных контактах.

188 c) Формулирование различных по объему обязательств в области раскрытия информации. d) Отсутствие в договоре определения содержания конфиденциальной информации. e) Занижение сроков действия договора о конфиденциальности. Срок действия не должен быть меньше 5-7 лет. f) В договор о конфиденциальности вносится пункт об автоматическом расторжении договора о конфиденциальности через 1 год.

189 отличия и в тексте договоров, приведенных в ПРИЛОЖЕНИЯХ, подчеркнуты. (См. договор неисключительной лицензии в ПРИЛОЖЕНИИ 13.2).
Также в предварительном договоре указывается срок его действия, в течение которого потенциальный лицензиат может проводить испытания образцов ОИС (обычно до 1-2 лет) и принимать решение о заключении лицензионного договора, а также срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения.
Однако заключение опционного договора предполагает обязательное заключение в будущем основного договора (лицензионного), поэтому, если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованиями о принуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков.
В то же время, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен, или хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.
Как правило, опцион предполагает осуществление выплат (чаще в виде разового платежа) за передачу технологии на испытание в идее технической документации, опытного образца и т.п. Как и в договоре о конфиденциальности, оговаривается, что такая передача не означает права использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и в первую очередь предложить ее партнерам по соглашению.
Законодательством предусмотрено, что свобода сторон при заключении договоров ограничивается среди прочего добровольно принятым обязательством. Поэтому условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны (прежде всего, в случаях, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона), в нем обычно оговаривается, чтов случае получения более выгодных предложений от третьих лиц, которые не готов подтвердить партнер по опциону, владелец имеет право продать им эту технологию. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

190
Помимо обычного опционного договора, образец которого приведен в
ПРИЛОЖЕНИИ 13.2, существуют особые разновидности опционных договоров.
Договор об оценке технологии.
Это, по сути, опционный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможностей (финансовых или иных) не способна довести технологию до пригодного к коммерческому использованию состояния.
Все необходимые для этого действия (изготовление образцов, испытания, экспертная оценка, изучение рынка и т.п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность получить отрицательную оценку коммерческой применимости технологии. Поэтому и оплата за нее при положительном результате будет ниже, чем при нормальном опционном договоре. Как правило, ни передача имеющейся документации
(зачастую это только материалы заявки на изобретение, полезную модель), ни ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне предусмотрено лишь при последующем заключении лицензионного договора, поскольку все расходы по оценке, а в ряде в случаев, и по доработке изобретения ложатся на принимающую сторону.
А принимающая сторона в таких договорах не идет на оговорку о возможности заключения основного договора с третьим лицом при предложении последним более выгодных условий. Кроме того, она обычно настаивает на отказе разработчика от самостоятельного распространения информации об оцениваемой технологии в период действия договора. Тем не менее для авторов, желающих коммерциализировать свои разработки, да и для многих отечественных организаций заключение договора об оценке является единственной реальной возможностью начала маркетинга своих разработок.
Услуги по оценке коммерческой применимости технологии часто предлагают посреднические фирмы, осуществляющие предварительный отбор технологий для передачи их заинтересованным компаниям. В этом случае принимающая сторона договора об оценке (посредник) оговаривает себе определенный процент от платежа по будущему лицензионному договору. На западе эта доля обычно составляет 10-20%, а у нас она колеблется в пределах 35-75%. Причем долю в 50% многие считают справедливой. Срок действия договоров об оценке технологии с посредническими фирмами обычно составляют от 0,5 до 1 года. Некоторые фирмы предпочитают принимать на оценку только относительно простые изобретения, требующие минимальной технологической доработки, исходя из принципа «меньший доход при меньшем риске». Встречаются ограничения по новизне изобретения. Например, на оценку принимаются изобретения, заявки на которые были поданы от трех месяцев до

191 полугода назад. Это позволяет провести зарубежное патентование изобретение с использованием конвенционного приоритета.
Договор о сотрудничестве.
Другим часто встречающимся вариантом опционного договора является договор о сотрудничестве, заключаемый между разработчиком и инвестором для совместного доведения изобретения до коммерческого использования.
В отличие от договора об оценке технологии он предполагает наличие определенных средств и возможностей у разработчика и представляет, таким образом, договор о совместной деятельности. При этом чаще всего одна сторона отвечает за технологическую, а другая за коммерческую часть продвижения изобретения на рынок.
Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение опытной проверки (с соответствующим оформлением результатов) и т.п. Инвестор отвечает за продвижение технологии на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор предусматривает предоставление инвестору права на ведение переговоров и подписание договоров и иных необходимых документов от имени разработчика. Иногда право на подписание документов ставится в зависимость от предварительного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения.
13.4. Выбор основных характеристик лицензионного договора
13.4.1. Выбор предмета лицензионного договора
Лицензионные соглашения отличаются от других видов внешнеторговых и внутренних договоров в основном нематериальными предметами лицензионных сделок, целью которых, как правило, является их материализация с последующим промышленным и (или) коммерческим использованием. В литературе, посвященной международным экономическим связям, нет единой точки зрения на предмет лицензионного соглашения.
Под предметом лицензионного соглашения в широком смысле понимаются исключительные права на ОИС, ноу-хау, сами ОИС, ноу-хау, конкретные технические решения задач. Представляется, что определяя предметы лицензионных соглашений, следует исходить из реальной позиции и практики внутренней и внешней торговли лицензиями, выявлять, на что направлены интересы сторон, заключающих лицензионное соглашение, и какова роль предметов лицензионных соглашений применительно к

192 конкретным лицензионным сделкам и их видам. При этом не следует забывать, что критерием истины является практика.
Международная практика торговли лицензиями на внешнем и внутреннем рынках показывает, что предметами лицензионных соглашений, в абсолютном большинстве случаев, являются: научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) ноу-хау; право промышленного и (или) коммерческого использования изобретений; организационные, управленческие, экономические финансовые, конъюнктурные, правовые и иные сведения, являющиеся ноу-хау; промышленные образцы и (или) право их промышленного и (или) коммерческого использования; право коммерческого использования товарных знаков.
Указанные предметы могут предусматриваться в лицензионных соглашениях как самостоятельно, так и в совокупности. Примеры выбора предмета лицензионного соглашения представлены далее.
1.
Если для производства объектов техники с использованием изобретений, на которые выданы патенты в стране лицензиата и производство которых может быть осуществлено без помощи лицензиара, достаточно заключить лицензионное соглашение на право промышленного использования изобретений. Оно и будет предметом лицензионного договора.
2.
Если лицензиат предполагает лицензионную продукцию экспортировать в другие страны, в которых также имеются патенты лицензиара, то он предусмотрит и право коммерческого использования изобретений в этих странах – право экспорта. Тогда предметом лицензионного договора будут права на промышленное и коммерческое использование изобретений, охраняемых патентами.
3.
Если в стране лицензиата изобретения, использованные в продукции, не защищены патентами, но он, обеспечивая продукцией внутренний рынок, собирается экспортировать ее в другие страны, в которых лицензиар имеет патенты на изобретения, использованные в продукции, лицензиату достаточно в качестве предмета лицензионного договора оговорить право коммерческого использования изобретений, охраняемых патентами в этих странах.
4.
Если лицензиат собирается организовать производство объектов техники с использованием изобретений, на которые в его стране патенты лицензиаром не получены, но организовать производство этих объектов без помощи лицензиара он не может, то в качестве предмета лицензионного соглашения нет необходимости предусматривать право